KIM&CHANG
IP Newsletter/ May 2017
請求範囲の前提部の構成は
公知技術として見ることができるか。
弁理士　徐源大
大法院は、請求範囲の前提部の構成要素は公知技術と見ることができず、前提部の構成要素が明細書の背景技術または、従来技術と記載されてあるといっても公知技術と見ることができないと判断した。(大法院2017.1.19.言渡し2013フ37全員合議体判決)
事実関係
名称を「廃水濾過器のレイク保護装置」とする本件登録考案(実用新案登録番号第129369号)の出願経過を見ると、出願人は本件登録考案の審査過程で特許庁の審査官から進歩性が否定されるという趣旨で拒絶理由通知を受け、構成1ないし4を前提部形式で補正して従来知られていた構成を公知と認定し前提部形式に変えて記載したという趣旨が記載された意見書を提出した。
原審では前提部に記載された構成1ないし4を公知となったものと取り扱わず、証拠によって公知であるかどうかを判断したが、これに対し原告は請求範囲の前提部の記載構成要素の公知如何及び出願経過禁反言の原則に関する法理を誤解したり、審理不尽などの誤りがあることを理由に上告した。
法院の判断
１．法理
特許発明の新規性または、進歩性の判断と関連して該当特許発明の構成要素が出願前に公知となったかは事実認定の問題であり、その公知事実に関する証明責任は新規性または、進歩性が否定されると主張する当事者にある。従って、権利者が自白したり法院に顕著な事実として証明を必要としない場合でなければ、その公知事実は証拠によって証明されなければならないのが原則である。
請求範囲の前提部の記載は請求項の文脈をなめらかにする意味で発明を要約、または技術分野を記載、または発明が適用される対象物品を限定するなど、その目的や内容が多様であるため、いかなる構成要素が前提部に記載されたという事情だけで公知性を認める根拠にはならない。
また、前提部記載の構成要素が明細書に背景技術または、従来技術として記載されるが、出願人が明細書に記載する背景技術または、従来技術は出願発明の技術的意義を理解するのに役立ち、先行技術調査及び審査に有用な既存の技術ではあるが出願前に公知されたことを要件にする概念ではない。従って明細書に背景技術または、従来技術として記載されているからといってそれ自体で公知技術と見ることもできない。
ただし特許審査は、特許庁の審査官による拒絶理由通知と出願人の対応によって互いの意見を交換する過程を通して成り立つ手続きである点に照らしてみると、出願過程で明細書や補正書または、意見書などによって出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知となったという趣旨があきらかになった場合にはこれを土台にして以後の審査手続きが行われるようにする必要がある。
そうであれば、明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素を単に背景技術または、従来技術者の程度を越えて公知技術という趣旨で請求範囲の前提部に記載したことを認められる場合にのみ、別途の証拠がなくても前提部記載の構成要素を出願前に公知となったものと事実上推定することが妥当である。しかし、このような推定が絶対的ではないので出願人が実際には出願当時まだ公開されない先出願発明や出願人の会社の内部でのみ知られていた技術を誤解して公知となったものと誤って記載したことが明らかになった場合のような特別な事情があるときは、推定が覆されることもある。
２．前記の法理と記録に照らしてみると
出願人が構成1ないし4を前提部形式で補正して従来知られている構成を公知と認定して前提部形式に変えて記載したという趣旨が記載された意見書を提出した事情に照らしてみると、本件登録考案の前提部に記載された構成1ないし4が公知技術に該当すると事実上推定することはできる。
しかし、原審判決理由によれば、出願人の意見書記載は実際には意見書提出当時にのみ公開されただけで本件登録考案の出願当時には公開されなかった先出願考案(後に実用新案登録番号第104628号と登録される)を錯誤で出願当時公知となった技術であるかのように誤って記載したことに過ぎないということが分かるので、前記のような推定は覆されたと見なければならない。
原審が本件登録考案の請求範囲のうち前提部に記載された構成1ないし4を公知となったものと取り扱わず、さらに証拠によってその公知如何を判断したことは、前記の法理に従ったもので、そこに上告理由の主張のように請求範囲の前提部記載の構成要素の公知如何及び出願結果禁反言の原則に関する法理を誤解したり審理不尽などの誤りがない。
コメント
本判決は、①新規性または、進歩性の判断と関連した公知事実に関する証明責任が新規性、進歩性が否定されると主張する当事者(例えば、無効審判の請求人など)にあるという点と、②公知如何は請求範囲の前提部に記載されていたり明細書に従来の技術として記載されているという理由のみで単純に判断するのではなく、証拠によって証明されなければならないことが原則であることを明確にしたという点でその意義がある。権利者の観点から見ると、特許の無効如何が争われる時に有利に活用できると期待される。
ただし、出願人が明細書や補正書または、意見書などによって出願された発明の一部の構成要素が出願前に公知となった趣旨と認定してしまえば、実際の公知如何とは関係なく該当構成要素が出願前公知となったものと事実上推定されることがあるので、これを覆すために本判決で言及した「特別な事情」を明らかにするための不必要な過程を経ないように事前にいかなる構成が公知となった技術に該当するのかどうか、綿密に調査するなどの注意を払う必要があるだろう。
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