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| IP-Newsletter | Herbst/Winter 2015 | |
Hintergrund
Sowohl die Prüfungsabteilung des KIPOs als auch das IP-Tribunal hatten im Vorfeld entschieden, dass die Streitmarke eine reine Kombination des wohlbekannten geographischen Begriffs „AMERICAN“ und des Wortes „UNIVERSITY“ sei, was die Art der Institution oder des Unternehmens angebe, welches die aufgelisteten Dienstleistungen anbiete, und dass die Kombination dieser zwei Wörter kein neues Konzept bilde oder neue Unterscheidungskraft besitze. Somit wiesen sowohl das KIPO als auch das IP-Tribunal die Streitmarke gemäß Artikel 6 (1) (iv) des koreanischen Markengesetzes, welcher die Registrierung von Marken verbietet, die aus wohlbekannten geographischen Angaben bestehen, und gemäß Artikel 6 (1) (vii) zurück, welcher nicht-unterscheidungskräftige Marken verbietet.
Patentgericht
In der Beschwerde kam das Patentgericht zu einer anderen Schlussfolgerung und entschied, dass die Streitmarke auf eine bestimmte, von der Anmelderin geführte Universität verweise. Das Gericht berücksichtigte die Geschichte, die Studentenanzahl, die Einrichtungen, den Bekanntheitsgrad in und außerhalb Koreas sowie mit der Universität verbundene Suchergebnisse aus dem Internet und folgerte, dass die Streitmarke den gewöhnlichen Verbrauchern der aufgelisteten Dienstleistungen als Name einer bestimmten Universität bekannt sei. Das Gericht stellte auch fest, dass Universitätsnamen, die aus einer geographischen Angabe und dem Wort „Universität“ bestehen, verbreitet seien, und dass es durch Hinzuziehung von leicht im Internet verfügbaren Informationen oder anderer Referenzmaterialien einfach sei für Verbraucher, festzustellen, dass die Streitmarke als Ganzes ein Universitätsname ist. Mit anderen Worten fand das Gericht, dass die Streitmarke nicht nur das allgemeine Konzept einer in den Vereinigten Staaten befindlichen Universität vermittle, sondern auch ein neues Konzept und Unterscheidungskraft im Ganzen in der Streitmarke als Name der in Washington D.C., Vereinigte Staaten, befindlichen Universität vorhanden sei. Folglich entschied das Gericht, dass der Artikel 6 (1) (iv) oder (vii) nicht auf die Streitmarke anzuwenden sei, und hob die vorausgehende Entscheidung des IP-Tribunals auf.
Das KIPO legte am 11. August 2015 gegen die Entscheidung des Patentgerichts Rechtsbeschwerde zum Obersten Gerichtshof ein, wo diese derzeit anhängig ist.
Relevanz
Das Patentgericht erkannte zutreffend, dass bei der Prüfung, ob eine nicht-unterscheidungskräftige Elemente aufweisende Marke erteilt werden soll, neu gebildete Bedeutungen oder die Verbraucherwahrnehmung in Betracht gezogen werden sollten.
Dies ist in Übereinstimmung mit der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die bestätigte, dass die Marke „Seoul University“ (in ihrer koreanischen Übersetzung) der Seoul National University für die Klasse 5 eingetragen werden sollte. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass die Marke „Seoul University“ auch nicht unter Artikel 6 (1) (iv) oder (vii) falle, da den Verbrauchern wohl bekannt sei, dass die Kombination von „Seoul“ und „University“ sich nunmehr auf eine bestimmte, in Seoul befindliche nationale Universität bezieht und nicht auf irgendeine Universität in Seoul. Das Patentgericht geht hinsichtlich der Schlussfolgerung des Obersten Gerichtshofs einen Schritt weiter, indem es unterstellt, dass koreanische Verbraucher selbst von Universitäten in den Vereinigten Staaten Kenntnis haben und somit basierend auf im Internet gefundenen Informationen gewusst hätten, dass die Streitmarke der Name einer Universität sei. Obwohl sich noch zeigen wird, ob sich der flexiblere Ansatz des Patentgerichts hinsichlich Unterscheidungskraft durchsetzen wird, ist dies eine möglicherweise viel versprechende Entwicklung für Inhaber ausländischer Marken mit nicht-unterscheidungskräftigen Elementen, die eine Eintragung ihrer Marke in Korea wünschen.