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| IP-Newsletter | Winter 2014/15 | |
Während des Anmeldeverfahrens eines Patents für eine Mundwasserzusammensetzung war eine freiwillige Änderung zur Einführung eines Ausführungsbeispiels zur Auswertung der antibakteriellen Wirkung der beanspruchten Zusammensetzung eingereicht worden, einschließlich einer Skizze, die die Auswertungsergebnisse darstellte. Der Prüfer gab dem Antrag statt, obwohl die Änderung unrechtmäßig einen neuen Gegenstand einführte. Später wurde das gewährte Patent Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens gestützt darauf, dass die Änderung unrechtmäßig einen neuen Gegenstand eingeführt hatte.
Als Reaktion reichte der Patentinhaber einen Antrag auf Korrektur des Patents mittels Löschung des neuen Gegenstands ein. Der Antragsgegner widersprach diesem Antrag nicht. Gleichwohl lehnte das koreanische Tribunal für geistiges Eigentum (IP-Tribunal) basierend auf seiner Prüfung von Amts wegen die Korrektur ab. Während seiner Prüfung kann das IP-Tribunal auch von Amts wegen tätig werden, wenn dies durch das öffentliche Interesse geboten ist. Daher ist das IP-Tribunal nicht auf die von den Parteien dargelegten Themen beschränkt, sondern kann selbst aktiv nötige Fakten bzw. Beweise ermitteln. Das IP-Tribunal befand das Patent schließlich aufgrund Erteilung mit einem neuen Gegenstand für nichtig (Entscheidung des IP-Tribunals, Az. 2012Dang2859, entschieden am 30. Juli 2013).
Der Patentinhaber erhob Beschwerde gegen diese Entscheidung zum Patentgericht und argumentierte, die begehrte Korrektur sei rechtmäßig, da sie (i) einen neuen Gegenstand entferne, der eine überlegene Wirkung zeige, wodurch indirekt der Anspruchsumfang eingeschränkt werde und (ii) eine Änderung heile, die der Prüfer während des Anmeldeverfahrens zurückweisen hätte müssen.
War der Korrekturantrag des Patentinhabers rechtmäßig?
Im koreanischen Patentrecht kann einem Korrekturantrag zur Änderung eines Patents nur stattgegeben werden, wenn die Korrektur (i) den Umfang eines Anspruchs reduziert, (ii) einen Schreibfehler berichtigt oder (iii) eine widersprüchliche Beschreibung klärt (Art 133-2 und Art 136 (1) des koreanischen Patentgesetzes).
Das Patentgericht befand, dass ein Korrekturantrag zur Entfernung von Ausführungsbeispielen oder Zeichnungen nicht den „Umfang eines Anspruchs reduziere“, da er nicht die Anspruchsform verändere. Außerdem ändere die schlichte Löschung experimenteller Ergebnisse von der Beschreibung in keiner Weise die dem Patentinhaber gewährten Rechte.
Das Patentgericht klärte auch, dass „Korrektur eines Schreibfehlers“ die Korrektur einer Beschreibung bedeute, die in Ansehung der Patentanmeldung als Ganzes und dem Wissen in dem einschlägigen Fach zum Zeitpunkt der Anmeldung klar einen Fehler aufweise (siehe Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Az. 2013Hu627, entschieden am 13. Februar 2014). Unter Anwendung dieser Definition befand das Patentgericht, dass die begehrte Korrektur weder auf die „Korrektur eines Schreibfehlers“ gerichtet sei noch unter die gesetzliche Kategorie der „Klärung einer widersprüchlichen Beschreibung“ falle.
Der Antragsteller argumentierte, dass die begehrte Korrektur zu gewähren sei, da sie eine Änderung berichtige, die unrechtmäßig von dem Prüfer während des Anmeldverfahrens erlaubt worden war. Das Patentgericht wehrte jedoch jedwede Versuche, den Prüfer für eine rechtswidrige Zulassung der Änderung zu schelten, ab.
Wurde durch die Änderung ein neuer Gegenstand eingeführt?
Gemäß Art. 47 (2) des Patentgesetzes „müssen jedwede Änderungen einer Patentanmeldung durch die ursprüngliche Beschreibung oder Zeichnungen gestützt werden". Ein Merkmal, das „durch die ursprüngliche Beschreibung oder Zeichnungen gestützt wird“ bezieht sich auf das, was klar in der ursprünglichen Anmeldung beschrieben ist, oder was ein Durchschnittsfachmann in Ansehung des Fachwissens zum Zeitpunkt der Anmeldung als im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung ansehen würde (siehe Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Az. 2005Hu3130, entschieden am 8. Februar 2007).
Das Patentgericht befand, dass das neue Ausführungsbeispiel und die Ergebnisse, um welche die Anmeldung ergänzt wurde, Testergebnisse (z.B. Beispielvolumina, Kultivierungstemperatur oder Zeit, etc.) enthielten, die sich erheblich von den in der ursprünglichen Beschreibung enthaltenen Ausführungsbeispielen unterschieden. Außerdem stellte das Patentgericht fest, dass ein Durchschnittsfachmann in Ansehung der ursprünglichen Beschreibung nicht die neuen Auswertungsergebnisse offen erwartet hätte. Unter Feststellung, dass ein Durchschnittsfachmann den hinzugefügten Gegenstand nicht als im Rahmen der ursprünglichen Anmeldung ansehen würde, entschied das Patentgericht, dass der neue Gegenstand unrechtmäßig eingefügt worden und das Patent nichtig sei.
Auswirkungen der Patentgerichtsentscheidung
Während eine unberechtigte oder unklare Änderung während des Anmelde(und Prüfungs-)verfahrens zurückgenommen werden kann, so dass die Anmeldung in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt, kann dies im Wege eines Korrekturverfahrens nach der Patenerteilung unmöglich sein. Anmeldern ist daher insbesondere bei Änderungen während des Anmeldeverfahrens zu Vorsicht zu raten.